상표등록 취소, 10년치 등록료를 냈어도 취소될 수 있습니다!
정당하게 등록했는데 상표등록 취소?
상표법에는 일정한 사유가 있을 때 등록된 상표권을 취소시킬 수 있는 상표등록 취소심판 제도가 규정되어 있습니다.
상표등록 취소사유는 다양하지만 대표적인 것은 불사용 취소와 부정사용 취소입니다. 불사용은 상표를 사용하지 않았다는 의미이고, 부정사용은 부정경쟁의 목적으로 상표를 사용했다는 의미입니다.
이 중에서도 실제 심판 청구 건수가 압도적으로 많은 것은 바로 불사용 취소심판입니다. 2021년부터 2025년까지 5년간 청구된 불사용 취소심판은 약 1만 1천 건, 연평균 약 2,200건 수준입니다.
불사용 취소심판
불사용 취소심판은 상표권자·전용사용권자·통상사용권자 모두가 3년 이상 계속해서 등록상표를 사용하지 않은 경우, 해당 등록상표를 취소시키는 절차입니다.
그런데 ‘상표를 사용하지 않은 경우‘에는 전혀 사용하지 않은 경우는 물론이고, 동일성 범위를 벗어날 정도로 등록상표를 변형하여 사용한 경우도 포함됩니다.
① 동일성 범위를 벗어나서 사용한 경우
- 상표의 모양이나 디자인을 출원상표와 다르게 변형해서 사용한 경우
- 로고와 문자가 결합된 상표를 출원해 놓고 실제 사용할 때는 로고만 사용하거나 문자만 사용한 경우
- 한글과 영문이 병기된 상표를 출원해 놓고 실제 사용할 때는 한글만 사용하거나 영문만 사용한 경우
② 예외: 한글과 영문 발음이 동일한 경우
다만, 한글과 영문이 병기된 상표라도 한글이 영문 발음을 그대로 표기한 것에 불과한 경우에는 예외가 인정됩니다.
이른바 ‘콘티넨탈 사건‘에서 특허심판원과 특허법원은 등록상표를 그대로 사용하지 않고 영문만 사용했다는 이유로 상표등록 취소 판결을 내렸습니다만,
대법원은 “한글이 영문의 발음을 표기한 것에 불과한 경우에는 한글과 영문 중 어느 하나만 사용해도 동일성 범주에 속하는 것으로 보아야 한다”는 이유로 특허법원 판결을 파기한 사례가 있었기 때문입니다.
즉, 예를 들어 ‘컨티넨탈/CONTINENTAL’처럼 한글이 영문 발음과 완전히 일치하는 경우에는, 둘 중 하나만 사용하더라도 상표등록 취소를 피할 수 있습니다.
③ 주의사항
그런데 콘티넨탈 사건의 판례는 한글이 영문 발음과 완전히 일치하는 경우에만 적용된다는 점을 명심하셔야 합니다.
한글과 영문 발음이 완전히 일치하지 않거나 조금이라도 애매한 경우에는, 다음 중 적어도 한 곳에는 한글과 영문이 병기된 등록상표를 정확하게 표시해 두어야만 상표등록 취소를 피할 수 있습니다.
- 제품 용기 또는 포장
- 광고자료
- 인터넷홈페이지 또는 판매페이지
한글과 영어가 병기된 상표는 이와 같이 불사용으로 인한 등록취소 가능성을 고려해야 하므로 한글상표와 영어상표의 출원에 관한 글을 참고하시면 좋을 듯 합니다.
불사용 취소심판 청구시점?
불사용을 이유로 하는 상표등록 취소심판은 상표권자 등이 등록 후 3년 이상 계속 사용하지 않았을 때 청구할 수 있습니다.
상표등록일로부터 3년이 경과하지 않은 시점에 불사용 심판청구를 하면 심판청구 요건이 성립되지 않기 때문에 심판청구 자체가 부적법하다는 이유로 각하됩니다.
따라서 불사용 취소심판을 검토할 때는 가장 먼저 상표검색사이트에서 해당 등록상표의 등록날짜부터 확인해야 합니다.
불사용 취소심판, 왜 승소율이 높을까요?
실제 불사용을 이유로 청구된 상표등록 취소심판 사건을 보면, 상표권자가 아무런 답변도 하지 않은 채 등록취소 심결이 내려지는 경우가 상당히 많습니다.
이유는 간단합니다. 취소심판을 청구하는 측은 인터넷 검색 등을 통해 해당 등록상표가 국내에서 실제로 사용되고 있는지를 면밀히 확인한 후, 사용 증거가 없다는 확신이 있을 때 심판을 청구하기 때문입니다.
현재 상표를 사용하지 않는 상표권자 입장에서는 반박할 자료가 없으니 대응을 포기하는 경우가 많고, 이로 인해 불사용 취소심판은 승소율이 매우 높은 편입니다.
따라서 타인의 등록상표 때문에 원하는 상표를 사용하거나 등록받기 어려운 상황이라면, 해당 상표의 실제 사용 여부를 먼저 확인해 보시기 바랍니다. 3년 이상 사용하지 않고 있다면 불사용 취소심판을 적극 활용해볼 수 있습니다.
지정상품 전부가 아닌 일부만 취소 청구도 가능합니다
불사용 취소심판은 등록상표의 지정상품 전부에 대해서만 청구할 수 있는 것이 아닙니다. 지정상품 일부에 대해서도 취소심판 청구가 가능합니다.
예를 들어, 타인의 등록상표가 30개의 지정상품을 포함하고 있는데 그 중 내가 사용하려는 상품 5개(동일 유사군코드 기준)에 대해서만 3년간 불사용 사실이 확인된다면, 그 5개 상품에 한정하여 취소심판을 청구할 수 있습니다. 이 점을 활용하면 보다 효율적이고 전략적인 대응이 가능합니다.
취소대상 지정상품은 상품의 유사군코드를 기준으로 결정해야 하므로 지정상품과 유사군코드에 대한 글을 참고하시면 좋을 듯 합니다.
마치며
상표를 등록받았다고 해서 영원히 권리가 유지되는 것은 아닙니다. 실제로 사용하지 않는 상표는 3년이 지나면 취소심판의 대상이 될 수 있으며, 등록 형태 그대로 사용하지 않고 변형하여 사용하는 경우도 마찬가지입니다.
상표권자라면 등록상표를 꾸준히, 그리고 등록된 형태 그대로 사용하는 것이 가장 중요합니다. 반대로 타인의 등록상표 때문에 어려움을 겪고 계신다면, 해당 상표의 실제 사용 여부를 먼저 확인해 보시고 불사용 취소심판 제도를 적극적으로 활용해 보시길 권합니다.
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