영어상표, 한글상표, 따로따로 상표등록해야 할까?
브랜드나 상호에 한글과 영어를 함께 사용하시나요? 한글도 사용하고 영어도 사용한다면 한글상표와 영어상표를 따로따로 등록해야 할까요?
결론부터 말씀드리면 상황에 따라 전략이 달라질 수 있으므로 케이스 별로 나눠서 검토하는 것이 좋습니다.
외국 진출 계획이 있다면 → 영어상표 별도 출원 권장
해외 사업을 계획하고 있다면 영어상표는 반드시 별도로 출원해두는 것이 좋습니다.
특히 마드리드 국제상표출원을 하려면 국내에 먼저 출원하거나 등록한 상표를 기초로 해야 하는데, 국제출원시 제출하는 상표는 원칙적으로 국내 기초상표와 동일한 표장이어야 합니다.
즉, 국내 출원상표가 한글상표이면 그 한글상표를 그대로 마드리드국제출원을 해야 하고, 국내 출원상표가 한글과 영문이 병기된 상표인 경우에는 한영 병기상표를 그대로 마드리드국제출원을 해야 합니다.
만일 국내 출원상표가 영어상표이면 이를 기초로 마드리드국제출원을 진행해서 여러 나라에서 동시에 상표권을 확장하기가 훨씬 수월해집니다.
상품이나 업종에 따라 차이는 있겠지만, 외국에서 사용하는 상표가 한글이거나 한글이 포함되어 있으면 대부분 적절하지 않거나 해외출원 전략에 맞지 않을 가능성이 높습니다.
해외 진출을 염두에 둔 브랜드라면, 해외 소비자들이 실제로 인식하고 발음하기 쉬운 영어 브랜드명을 미리 확보해두는 것이 중요합니다. 한국에서만 통하는 한글 명칭과 해외 시장에서 사용할 영어 명칭이 다르다면, 국내 상표권과 해외 상표권 사이에 브랜드 보호의 공백이 생길 수 있기 때문입니다.
결국 한글상표와 영어상표를 별개의 권리로 보고 각각 출원해두는 것이 안전합니다. 한글상표는 국내 소비자를 위한 브랜드 보호에 유리하고, 영어상표는 해외 출원과 글로벌 브랜드 확장에 유리합니다.
영어상표만 등록하면 충분하지 않나요?
결론부터 말씀드리면, 아닙니다.
영어상표의 권리범위는 발음이 비슷한 한글 표기까지 어느 정도 미치는 것이 사실입니다.
하지만 발음이 ‘약간’ 다른 한글상표를 사용해 영어상표권을 교묘하게 회피하는 사례가 있습니다. 미묘한 발음 차이를 이용해 권리 침해를 피해가는 것이죠.
이런 경우에는 영어상표와 한글상표를 따로따로 상표출원해서 등록받아 두는 것이 좋습니다.
영어와 한글 모두 확실하게 권리를 확보해야 브랜드를 온전히 보호할 수 있습니다.
외국 진출 계획은 없고, 브랜드에 영어를 함께 쓴다면?
이 경우에는 한글과 영어를 병기한 상표를 준비해서 1건으로 출원하면 됩니다.
가로로 병기하든, 세로로 병기하든 원하는 방식을 선택하면 되고, 한 번의 출원으로 한글상표권과 영어상표권을 동시에 확보할 수 있어 비용과 시간을 아낄 수 있습니다.
한글과 영어를 병기해서 상표출원한 사례는 지식재산처 검색사이트에서 쉽게 확인할 수 있습니다.
주의할 점! — 한/영 병기상표 불사용 취소심판?
여기서 반드시 알아두셔야 할 함정이 있습니다.
상표법에는 불사용취소심판 제도가 있습니다. 상표권자가 3년 이상 계속해서 등록상표를 사용하지 않으면, 제3자가 심판을 청구해 그 등록을 취소시킬 수 있습니다.
중요한 점은 ‘사용하지 않았다’의 범위가 생각보다 넓다는 것입니다.
전혀 사용하지 않은 경우는 물론이고, 등록상표와 동일성 범위를 벗어날 정도로 변형해서 사용한 경우에도 ‘사용하지 않은 경우’에 해당됩니다.
예를 들어 이런 경우가 문제가 됩니다
영문 JANGSOO와 한글 장수특허상표를 가로로 병기해서 상표등록을 했는데, 실제 사용할 때는
영문 ‘JANGSOO’만 사용하거나 한글 ‘장수특허상표’만 사용하고 한/영 병기된 상표는 어디에서도 사용하지 않은 경우
위 사례와 같은 경우에는 불사용취소심판의 대상이 될 수 있습니다.
따라서 한/영 병기 상표를 출원해서 등록받았다면, 인터넷 홈페이지든, 제품 포장이든, 제품 용기든, 제품 카달로그든, 적어도 한 곳에는 한/영 병기 상표를 그대로 표시해 두는 것이 가장 안전합니다.
예외: 한글이 영문 발음과 완전히 일치하는 경우
다만 예외가 있습니다. 대법원 판례(이른바 콘티넨탈 사건)에서는 다음과 같이 판시했습니다.
“한글이 영문의 발음을 표기한 것에 불과한 경우에는, 한글과 영문 중 어느 하나만 사용해도 동일성 범주에 속하는 것으로 보아야 한다.”
즉, 한글 표기가 영문 발음과 완전히 일치한다면 둘 중 하나만 사용해도 취소 사유가 되지 않습니다.
그러나 이 대법원 판례는 영문발음과 한글이 완전히 일치하는 경우에만 적용됩니다.
조금이라도 발음 차이가 있거나 애매한 경우라면, 제품 용기·포장·광고·인터넷 페이지 중 적어도 한 곳에는 한영 병기된 등록상표를 정확하게 표시해두어야 불사용 취소를 피할 수 있습니다.
한영 병기된 상표를 사용하거나 등록하신 분들은 불사용으로 인한 상표등록 취소에 관한 글도 참고하시면 좋을 듯 합니다.
정리하면
- 외국 진출 계획이 있으면, 한글상표와 영어상표를 각각 별도로 출원하는 것이 좋고,
- 외국 지출 계획이 없으면, 한영 병기 상표 1건만 출원하면 되고,
- 한영 병기 상표를 출원한 경우에는 실제 사용할 때도 한영 병기 상표를 그대로 사용하는 것이 안전하고
- 다만, 한글이 영문 발음과 완전히 일치하는 경우에는 한글이나 영어 하나만 사용해도 문제가 업습니다.
마치며
한글과 영어가 반드시 항상 별도 출원 대상이 되는 것은 아니지만, 실제 사업에서 한글명과 영문명을 모두 브랜드로 사용할 예정이라면 각각 출원하는 전략을 검토하는 것이 안전합니다.
특히 발음, 의미, 외관이 달라질 수 있으므로 단순 번역이나 병기만으로 충분하다고 단정하기는 어렵습니다. 한글상표와 영어상표를 함께 사용할 계획이라면, 표기 방식뿐 아니라 어떤 상품·서비스에 출원할지도 함께 검토해야 합니다.
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