해외 특허출원을 위한 2가지 루트__파리조약 vs PCT 국제출원
특허권은 속지주의
특허권은 속지주의 원칙에 따라 등록한 나라에서만 효력을 가집니다. 한국 특허권은 미국·유럽·일본 ·중국에서는 아무 소용이 없습니다.
해외에서도 특허권을 확보하려면 각 국가마다 별도로 특허출원을 하고 심사를 통과해야 합니다. 해외 특허출원을 위한 경로는 파리조약 루트와 PCT 루트 중에서 선택할 수 있습니다.
파리조약 루트를 통한 해외 특허출원
파리조약(Paris Convention)은 1883년 체결된 특허 분야의 가장 기본적인 국제 조약입니다.
파리조약의 핵심은 특허출원인이 여러 나라에 동시에 특허출원을 진행할 수 없는 현실적인 제약을 고려해서 마련된 우선권 제도입니다.
우선권 제도는, 특허출원인이 제1국에 출원한 후 1년 이내에 제2국에 출원하면 제2국의 특허청에서는 제1국 출원일(우선일)을 기준으로 특허여부를 심사하도록 규정한 제도입니다.
우선권 제도를 이용하면 특허출원인이 제1국에 출원한 이후에 해당 발명이 외부로 유출되거나 공개되더라도 1년 이내에 제2국에 특허출원하기만 하면 제2국의 특허심사에서는 출원 전에 발명이 공개되었다는 이유로 불이익을 받지 않게 됩니다.
예를 들어 한국과 미국에 특허출원을 진행한다고 가정하면, 한국출원일 이후 미국출원일 이전에 발명이 외부로 유출되거나 공개되어도, 한국출원일로부터 1년 이내에 미국출원을 하면 미국특허청에서는 한국출원일을 기준으로 특허여부를 심사하므로 한국 출원인에게 불이익이 발생하지 않는 효과가 있습니다.
다만, 우선권 적용을 받기 위해서는 1년 이내에 특허권 확보가 필요한 모든 국가마다 번역문을 만들어서 특허출원을 진행해야 하는데 1년 이라는 시간이 생각보다 짧다는 문제가 있습니다.
일반적으로 우리나라 특허심사기간이 1년 6개월 정도 걸리므로 출원후 1년이 되어도 한국특허청에서 특허여부에 대한 심사결과가 나오지 않는 경우가 대부분이고, 1년으로는 특허출원한 발명을 사업화하는데도 부족한 것이 보통입니다.
따라서 1년 이내에 여러 국가를 선정해서 해외출원을 진행하는 비용이나 권리확실성 측면에서 부담이 있는 것이 사실입니다.
PCT 국제출원 루트
PCT국제출원의 가장 큰 장점은, 국내 출원 후 12개월 이내에 PCT 국제출원을 하면, 실제 각 국가별 진입 시점을 우선일 기준 약 30개월(일부국가는 31개월)까지 늦출 수 있다는 것입니다.
즉, 파리조약 루트처럼, 한국출원일 후 1년 이내에 미국·일본·중국 등에 바로 진입하지 않고 30개월 정도 시간을 벌수 있다는 것이 가장 큰 이점입니다.
구체적으로 설명하면, 한국출원일로부터 1년 이내에 PCT국제출원을 진행하면, 일단 PCT가입국 157개국에 특허출원된 것으로 간주됩니다. 즉 PCT국제출원일은 향후 진입하는 나라의 실제 특허출원일이 됩니다.
즉, 30개월 이내에 미국, 일본, 중국에 번역문을 제출하면서 정상적으로 국내단계로 진입했다면, PCT출원일이 미국 특허출원일, 일본 특허출원일 및 중국 특허출원일이 됩니다.
만일 30개월(일부국가는 31개월) 이내에 번역문을 제출하지 않은 국가에서는 해당 PCT출원은 취하된 것으로 간주됩니다.
그런데 PCT 국제출원은 해외 특허출원 절차의 편의를 위해 도입된 일종의 ‘중간단계출원‘일 뿐이며 특허권을 부여하는 제도는 아닙니다.
PCT 국제출원을 하면 157개 PCT 가입국에 동시에 특허출원한 것으로 간주될 뿐이고 특허심사까지 자동으로 하는 제도가 아닙니다.
또한 PCT출원을 하더라도 우선일로부터 30개월(일부국가는 31개월) 이내에 번역문 제출할 국가를 결정하고 국내단계로 진입하는 과정에서의 절차나 비용은 파리조약 루트를 통한 해외출원 과정과 거의 동일합니다.
PCT 국제출원 인후에 국내단계 진입을 위해서는, 예를 들어 한국에서 번역문을 만들고, 해외대리인에게 번역문을 보내서 국내단계 진입을 의뢰하게 되는데 이 과정에서 소요되는 번역비용 및 해외비용(대리인비용 및 특허청수수료)은 파리조약 루트를 통해 해외 특허출원을 진행할 때의 비용과 거의 동일합니다.
즉, PCT 출원비용(대략 한화350~400만원)은 개별 국가의 해외출원 비용에 더 추가되는 비용이고, 대략 30개월의 시간을 사는 비용이라고 볼 수도 있습니다.
다만, PCT 출원을 하면 국제조사기관이 선행기술 조사를 진행해서 조사보고서를 보내주므로 이를 참고해서 30개월 이후에 미국 일본 중국 등에 실제로 진입할 지 여부를 결정하는데 도움을 받을 수 있는 혜택도 있습니다.
파리조약 루트 vs PCT 루트 비교
해외 특허출원 루트 결정은 어떻게?
비용 측면에서는 출원 국가 수가 중요한 기준이 됩니다. 파리조약 루트는 출원국 수에 비례하여 비용이 증가합니다. 따라서 2~3개국 정도의 소수 국가에만 출원할 예정이라면 파리조약 루트가 비교적 경제적입니다.
반면 PCT 국제출원은 초기 비용은 더 높을 수 있지만, 여러 국가에 진입할 가능성이 있는 경우에는 의사결정 시간을 확보할 수 있다는 점에서 효율적입니다. 특히 사업 초기 단계에서 아직 어느 국가의 시장성이 높은지 판단하기 어려운 경우라면, PCT를 통해 시간을 확보한 뒤 실제 진입 국가를 선택하는 전략이 유리할 수 있습니다.
해외 특허출원의 구체적인 순서
파리조약 해외 특허출원
파리조약 루트의 해외 특허출원을 위해서는 특허출원국가를 결정하고 해당 국가의 대리인(변리사)를 선임하고 번역문을 보내서 특허출원을 의뢰하는 방식입니다. 전반적인 절차는 다음과 같습니다.
- 해외출원 국가 결정
- 특허명세서를 해당 국가의 언어로 번역
- 해외대리인 선임 및 번역문 송부
- 위임장 등 필요서류 송부
- 해외대리인을 통해 해당 국가의 특허청에 특허출원서 제출(특허출원일은 출원서제출일)
- 외국 특허청에서 특허심사(참고: 미국특허청 검색사이트, 일본특허청 검색사이트)
- 특허심사결과 통지
- 특허심사결과에 대응
PCT 국제출원
PCT 국제특허 출원서는 한국특허청에 제출하면 됩니다. 한국 특허청에 PCT 국제특허 출원서를 제출한 날이 이후 국내단계로 진입한 국가의 실제 특허출원일로 간주됩니다. 전반적인 절차는 다음과 같습니다.
- 한국특허청에 PCT국제특허출원서 제출
- 30개월(일부국가는 31개월) 이내에 국내단계로 진입할 국가 결정
- PCT국제특허출원서를 해당 국가의 언어로 번역
- 해외대리인 선임 및 번역문 송부
- 위임장 등 필요서류 송부
- 해외대리인을 통해 해당 국가의 특허청에 번역문 제출(특허출원일은 PCT출원일)
- 외국 특허청에서 특허심사
- 특허심사결과 통지
- 특허심사결과에 대응
PCT국제출원의 구체적인 절차 및 체약국현황은 지식재산처 PCT 소개사이트에서 확인할 수 있습니다.
해외 특허출원 범위
일반적으로 해외 특허출원을 진행할 때는 국내에서 출원한 특허명세서를 그대로 번역해서 진행하는 경우가 많습니다.
그러나 해외 특허출원을 할 때는 국내 특허명세서에 없는 새로운 내용을 추가하는 것도 가능하고 청구범위를 국내 특허명세서와 다르게 구성해서 진행하는 것도 가능합니다.
특히, 청구범위의 경우에는 국내 특허명세서의 청구범위 기재 형식이 외국 특허법의 규정에 맞지 않는 경우도 많으므로 전문가와 상의해서 적절하게 조정한 후에 해외 특허출원을 진행하는 것이 바람직합니다.
또한 특허의 핵심이 청구범위인 점을 감안하면 국내 출원할 때 청구범위 설계가 미진한 부분이 있었다면 해외 출원을 진행할 때는 번역에 앞서 청구범위를 적절하게 보완하는 것도 필요합니다.
마치며
해외 특허출원은 발명의 내용, 사업화 일정, 예산, 해외진출계획 등을 종합적으로 고려해야하는 전략적인 문제입니다. 특히 해외 특허출원은 국내 출원일로부터 12개월이라는 중요한 기한이 있으므로, 국내 출원 직후부터 해외 출원 가능성을 함께 검토해 두는 것이 안전합니다.
목표 국가가 이미 2~3개국으로 명확하고 빠른 권리 확보가 필요하다면 파리조약 루트가 효율적일 수 있습니다.
반면 아직 진입 국가가 확정되지 않았거나, 시장성·투자·제품 출시 가능성을 더 검토해야 한다면 PCT 국제출원 루트를 통해 시간을 확보하는 것이 유리할 수 있습니다.
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