상표공존동의, 먼저 등록한 사람이 있어도 상표등록 받는 방법
나보다 먼저 출원 또는 등록한 사람이 있다는 이유로 상표등록을 포기한 적이 있나요?
나보다 먼저 출원 또는 등록한 사람이 있다는 이유로 지식재산처로부터 의견제출통지서(거절이유통지서)를 받은 적이 있나요?
이런 분들께 반가운 제도가 있습니다. 바로 상표공존동의제입니다.
상표등록업무를 하다보면 이처럼 선출원·선등록 상표와 동일 또는 유사하다는 이유로 상표출원이 거절되거나 상표등록을 포기하는 모습을 많이 보게 됩니다.
예전에는 유사범위의 선출원·선등록 상표가 있으면,안타깝더라도 후출원인이 동일·유사 범위의 상표등록을 받는 것은 불가능했습니다.
그러나 최근 도입된 상표공존동의 제도 덕분에 이제는 후출원인도 상표등록을 받을 수 있는 길이 열렸습니다.
상표공존동의제도란?
상표공존동의(Consent Agreement) 제도란, 선출원·선등록 상표권자가 서면으로 후출원 상표의 등록에 동의한다는 의사를 표시하면 지식재산처가 그 동의를 심사에 반영하여 유사 범위의 상표라도 등록을 허용해주는 제도입니다.
쉽게 말하면, 기존 상표 주인이 “우리 상표와 비슷하지만, 저 상표가 등록되는 것에 동의합니다”라고 공식적으로 밝히면, 지식재산처가 이를 고려해서 등록을 허가해 주는 제도입니다.
미국, 유럽, 일본 등 주요 국가에서는 이미 오래전부터 운용되어 온 제도인데 우리나라는 2024년 2월 상표법 개정을 통해 공식 도입하였습니다.
도입 배경
상표제도는 기본적으로 먼저 신청한 사람에게 독점권을 부여하는 선출원주의로 운영됩니다.
따라서 후출원인의 상표와 지정상품이 선등록 상표와 유사한 범위에 속하는 경우에는 후출원인의 상표등록을 거절하는 것이 원칙입니다.
그러나 당사자 간에 충분한 협의가 이루어지고 서로 혼동 우려가 없다고 판단되는 경우에도 무조건 후출원인의 상표등록을 거절하는 것은 선출원주의를 지나치게 경직되게 운용하는 것이라는 비판이 꾸준히 제기되어 왔습니다.
실제로 사업 영역이 다르거나 오랜 기간 시장에서 공존해 온 브랜드들이 법률적인 이유만으로 상표등록을 못하는 사례도 적지 않았습니다.
공존동의제는 이러한 현실적인 불합리를 해소하고 당사자 자율에 기반하여 상표등록제도를 유연하게 운영하기 위해 도입된 것입니다.
상표공존동의서는 언제 어떻게 제출하나요?
공존동의제를 활용하려면 선등록 선출원 상표권자와 후출원인이 함께 날인한 상표공존동의서를 지식재산처에 제출해야 합니다.
상표공존동의서를 제출할 수 있는 시기는 다음과 같습니다.
- 상표출원할 때 상표출원서에 첨부
- 상표출원 이후에는 출원서등보정서를 제출하면서 첨부
- 의견제출통지서가 송달된 경우에는 의견서에 첨부
- 이의신청이 제기된 경우에는 이의신청 답변서에 첨부
- 거절결정불복심판 청구할 때는 심판청구서에 첨부
- 심판 진행 중에는 심판사건의견서에 첨부
실무적으로는 의견제출통지서(거절이유통지서)를 받은 경우에 선등록상표권자의 동의를 얻어 의견서에 첨부하여 제출하는 경우가 많습니다.
한편 상표공존동의서에는 어떤 상표에 대해, 어떤 지정상품·서비스업 범위에서 동의하는지가 명확히 기재되어야 합니다.
다만, 상표공존동의서를 제출했다고 해서 무조건 등록이 보장되는 것은 아닙니다.
지식재산처는 일반 수요자의 혼동 가능성 등을 종합적으로 고려해 최종 판단을 내리며, 공익에 반하는 경우에는 동의서를 제출하더라도 등록을 거절할 수도 있습니다.
주의할 점
- 동의는 신중하게 : 선등록 상표권자의 입장에서는 동의를 한 이후에는 상대방의 상표 사용에 대해 이의를 제기하기 어려워질 수 있습니다.
- 계약과 병행 : 동의서 제출만으로 끝내기보다는, 별도의 계약을 통해 사용 범위나 사용 조건을 명확하게 약정해두는 것이 이후의 분쟁을 예방하고 견해차를 해소하는데 도움이 됩니다.
- 등록이 보장되지 않음 : 동의서는 심사에서의 유리한 자료일 뿐, 등록을 확정짓는 요소가 아닙니다.
- 아울러 상표공존동의는 사후적인 대책이므로 후출원인은 상표를 선정하는 시점에 상표검색사이트에서 선등록상표가 있는지 사전에 철저하게 조사하는 것도 중요합니다.
마치며
나보다 먼저 등록된 상표가 있다고 해서 반드시 상표등록을 포기해야 하는 것은 아닙니다. 상표공존동의 제도를 활용하면 선등록상표권자 또는 선출원인의 동의를 받아 등록 가능성을 열어볼 수 있습니다.
다만 공존동의가 있다고 해서 모든 상표가 등록되는 것은 아닙니다. 특히 상표와 지정상품이 모두 동일한 경우에는 적용이 제한될 수 있고, 실제 사용 과정에서 소비자 혼동이 발생하면 별도의 분쟁으로 이어질 수도 있습니다.
따라서 선등록상표가 발견되었다면 단순히 동의서를 받는 데 그치지 말고, 상표의 유사 여부, 지정상품의 충돌 가능성, 실제 사용 형태까지 함께 검토하는 것이 안전합니다.
함께 읽으면 좋은 글
