특허 분할출원, 특허 1건을 여러 건으로?
대기업 외국기업의 핵심 특허 전략 — 분할출원
삼성, 애플 같은 글로벌 대기업들은 어떻게 그토록 방대한 특허 포트폴리오를 구축할 수 있는 것일까요?
물론 끊임없는 연구 개발도 있지만, 그 이면에는 특허 분할출원 제도를 적극적으로 활용하는 전략도 있습니다.
1건의 특허출원을 여러 건으로 늘리고, 다양한 각도로 권리범위를 확장하는 분할출원 제도를 정리해 드리겠습니다.
특허 분할출원이란?
특허 분할출원이란 하나의 특허출원에 둘 이상의 발명이 포함되어 있는 경우, 그 중 일부 발명을 새로운 특허출원으로 따로 출원할 수 있는 제도입니다.
일반적으로 특허 분할출원은 지식재산처로부터 거절이유통지서(의견제출통지서)를 받고 대응하는 과정에서 진행되는 경우가 많습니만, 단순히 거절이유에 대한 대응수단에 그치는 것이 아닙니다.
분할출원을 잘 활용하면 1건의 특허출원을 여러 건으로 늘릴 수 있고, 청구범위를 다양한 관점으로 작성함으로써 권리범위를 확장하고 특허 포트폴리오를 강화할 수 있습니다.
이를 통해 특허권자의 시장 지배력을 높이는 효과도 기대할 수 있습니다.
실제로 아래 사례와 같이 애플은 하나의 특허출원에서 분할출원을 진행하고, 그 분할출원에서 다시 분할출원을 함으로써 1개의 특허출원이 3개로 늘어나는 사례를 만들기도 했습니다.
대기업이나 외국기업들의 특허 분할출원 사례는 너무 많기 때문에 특허검색사이트(KIPRIS)에서 삼성전자, 애플 등의 특허출원 내용을 한번씩 검색해 보시기 바랍니다.
이처럼 대기업과 외국기업들은 분할출원 제도를 적극적으로 활용하는 반면, 중소기업이나 개인은 비용 등 현실적인 문제로 충분히 활용하지 못하고 있는 것이 아쉬운 현실입니다.
특허 분할출원의 요건
분할출원이 유효하게 인정받으려면 다음 네 가지 요건을 모두 충족해야 합니다.
첫째, 원출원의 출원인 또는 그 승계인만 분할출원을 할 수 있습니다. 제3자는 분할출원이 불가능합니다.
둘째, 원출원이 지식재산처에 계속 중이어야 합니다. 원출원이 무효·취하·포기되거나 거절결정이 확정된 이후에는 분할출원을 할 수 없습니다.
셋째, 법으로 정해진 기간 내에 분할출원서를 제출해야 합니다. 분할출원이 가능한 시기는 아래에서 상세히 설명드리겠습니다.
넷째, 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서만 분할출원이 가능합니다. 원출원에 포함되지 않은 내용을 분할출원에 포함시키면 의견제출통지서(거절이유통지서)가 나옵니다.
실무에서는 발명의 설명과 도면은 원출원과 거의 100% 동일하게 유지하고, 청구범위와 발명의 명칭 정도만 분할출원의 취지에 맞게 수정하는 방식으로 진행하는 경우가 대부분입니다.
특허 분할출원의 범위와 횟수
분할출원의 범위와 횟수는 원칙적으로 제한이 없습니다.
원출원의 명세서(발명의 설명, 청구범위) 및 도면에 포함된 내용이라면 어떤 내용이든 분할출원서의 청구범위에 기재할 수 있습니다.
즉, 원출원의 청구범위 중에서 청구항 일부를 분할출원할 수도 있고, 원출원의 발명의 설명이나 도면에 있던 내용을 분할출원할 수도 있습니다.
또한 하나의 원출원에서 2개 이상의 분할출원을 동시에 진행해도 무방합니다.
다만, 분할출원을 할 때는 원출원의 청구항과 분할출원의 청구항이 중복되지 않도록 주의해야 하며, 이를 위해 필요한 경우 원출원의 청구범위를 보정하면 됩니다.
모 출원 → 자 출원 → 손 출원과 같이 한번 분할된 출원에서 다시 분할출원하는 것도 가능하며, 법정 요건만 충족한다면 이러한 연쇄 분할출원의 횟수는 제한이 없습니다.
특허 분할출원의 효과
출원일의 소급
분할출원은 원출원에 포함된 내용을 기반으로 하기 때문에, 분할출원서를 제출한 날짜가 아니라 원출원일로 출원일이 소급됩니다.
따라서 분할출원일을 기준으로 특허 요건을 심사하는 것이 아니라 원출원일을 기준으로 특허 요건을 심사하고, 특허권의 존속기간도 원출원일을 기준으로 적용됩니다.
심사청구 및 우선심사신청은 소급 없음
분할출원은 별도의 출원으로 간주되므로 원출원때 심사청구를 했더라도 분할출원서를 제출할 때 다시 심사청구를 해야 합니다. 따라서 분할출원에 대한 심사는 분할출원 시점의 심사청구 순서대로 진행됩니다.
원출원에 대해 우선심사신청을 했더라도 분할출원에는 소급이 되지 않으므로 우선심사를 원하면 다시 우선심사신청서를 제출해야 합니다.
원출원은 그대로 유지
분할출원은 원출원에 영향을 미치지 않습니다. 원출원에 대한 심사는 원출원의 청구범위를 대상으로 독립적으로 진행됩니다.
다만, 원출원과 분할출원의 청구항이 중복되는 경우에는 분할출원의 심사결과에 따라 원출원 또는 분할출원의 청구범위를 서로 중복되지 않도록 보정해야 합니다.
분할출원 수수료
분할출원 건수가 지나치게 많아지면 심사 적체와 행정력 낭비 문제가 발생할 수 있으므로 이를 방지하기 위해 2회 이상의 분할출원에는 가산금이 부과됩니다.
즉, 1회째 분할출원은 일반 출원수수료와 동일하지만, 2회째는 2배, 3회째는 3배, 4회째는 4배, 5회째 이상은 5배의 출원수수료가 적용되므로 분할출원의 청구항 수가 많을 수록 비용부담이 늘어나므로 감안하시길 바랍니다.
분할출원 가능 시기
분할출원은 아무 때나 할 수 있는 것이 아닙니다. 법으로 정해진 기간 내에만 가능합니다.
의견제출통지서를 받기 전에는 출원일로부터 언제든지 분할출원이 가능합니다.
의견제출통지서를 한 번도 받지 않고 특허결정등본을 받은 경우에는 송달일로부터 최대 3개월 이내, 단 3개월이 되기 전에 등록료를 납부한 경우에는 등록일까지만 분할출원이 가능합니다.
의견제출통지서를 받은 이후에는 의견서 제출이 가능한 기간, 즉 기본 4개월(이후 최대 4개월 연장 가능)에만 분할출원이 가능합니다.
특허결정등본을 받으면 송달일로부터 최대 3개월까지 분할출원이 가능합니다. 3개월이 되기 전에 등록료를 납부한 경우에는 등록일까지만 분할출원이 가능합니다.
거절결정등본을 받은 경우에도 송달일로부터 3개월까지 분할출원이 가능합니다. 단, 재심사청구를 하는 경우에는 재심사 청구와 동시에 분할출원서를 제출해야 합니다.
외국 사례
미국의 경우에는 원출원에 2개 이상의 발명이 포함되어 있다는 이유로 심사관이 제한요구서(restriction requirement)를 보내오면, 출원인은 심사받을 발명을 선택하는 한편 선택되지 않은 발명을 분할출원(divisional application)으로 분리할 수 있습니다.
일본은 보정 가능 기간·특허결정 후 일정 기간·거절결정 후 일정 기간에 분할출원이 가능합니다. 중국도 원출원이 거절·취하·취하간주되기 전에 분할출원을 할 수 있으며, 유럽도 원출원이 계속 중인 동안 분할출원을 할 수 있습니다.
마치며
특허 분할출원은 단순히 거절이유에 대응하는 절차적인 수단이 아니라 특허 포트폴리오를 강화하고 시장 지배력을 높일 수 있는 강력한 전략적 도구가 될 수 있습니다.
따라서 처음 출원할 때부터 분할출원 가능성을 염두에 두고 명세서를 풍부하게 작성해 두는 것도 중요합니다. 분할출원 제도를 제대로 활용하면 중소기업이나 개인 발명가도 훨씬 강한 권리를 확보할 수 있으므로, 출원 전략을 세울 때 반드시 전문가와 상담하시길 권합니다.
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