특허와 실용신안, 어떻게 결정하죠?

기술적인 아이디어를 지식재산처(구. 특허청)에 등록해서 보호받고자 할 때 활용할 수 있는 제도는 특허와 실용신안이 있습니다.

실용신안 제도, 왜 만들었나요?

기술의 세계에는 획기적인 ‘대발명’만 있는 것이 아닙니다. 실용적이고 유용하지만 기술 난이도가 상대적으로 낮은 ‘소발명’도 매우 많습니다.

그런데 수준이 다른 아이디어를 같은 기준에서 심사하면 소발명 보호가 소홀해진다는 현실적인 문제가 있어 소발명을 보다 충실하게 보호하고 장려하고자 실용신안 제도가 도입되었습니다.

특허의 보호 대상은 ‘발명’이고 실용신안의 보호 대상은 ‘고안’입니다

특허법과 실용신안법에는 각각, ‘발명’은 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것’ 으로 정의하고, ‘고안‘은 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작‘으로 정의하고 있습니다.

‘고도‘라는 단어 하나가 두 제도를 구분하는 셈이지만, 사실 고도함의 기준은 매우 모호하므로 상징적인 표현 정도로 이해하시면 됩니다.

특허는 모든 종류의 발명이 보호 대상입니다.

물품의 형상·구조·조합은 물론이고, 화학물질, 의약품, 조성물, 합금, 신품종, 각종 제조방법, 사용방법, 통신방법, 처리방법 등 사실상 모든 기술 분야가 특허의 보호 대상이 됩니다.

다만 인간의 치료방법은 정책적인 이유로 특허 대상에서 제외되며, 게임방법이나 컴퓨터프로그램 자체는 자연법칙을 이용한 발명이 아니라 인간이 정한 규칙이라는 이유로 특허 대상에서 제외됩니다.

반면 실용신안은 보호 대상이 물품의 형상·구조·조합에 한정되며, 화학물질, 제조방법 등은 실용신안으로 출원할 수 없습니다.

만일 화학물질, 제조방법 등을 실용신안으로 출원하면 지식재산처에서는 실용 신안 출원대상이 아니라는 이유로 의견제출통지서(거절이유통지서)를 보내면서 특허출원으로 변경하도록 권유합니다.

다만, 한 가지 실무적으로 유의할 점은, ‘물품의 조합’에 서버와 클라이언트처럼 서로 물리적으로 떨어져 있는 장치들의 조합도 포함된다는 것입니다.

실제로 협동 로봇 모니터링 시스템, 주차요금 무인정산 시스템, 스마트폰 앱을 활용한 복합 리모컨 시스템 등이 실용 신안으로 등록된 사례가 있습니다.

그런데 이러한 시스템을 실용 신안으로 출원하면, 시스템의 제어방법이나 동작방법은 실용 신안의 대상이 아니므로 청구범위 기재할 수 없으며 따라서 권리범위가 제한될 수 있다는 점을 고려하셔야 합니다.

특허와 실용신안의 다양한 출원 사례는 특허검색사이트(KIPRIS)를 통해 확인할 수 있습니다.

특허권은 출원일로부터 20년, 실용신안권은 출원일로부터 10년입니다.

실용신안권의 존속기간을 짧게 설정한 이유는 두 가지입니다.

첫째, 소발명에 해당하는 고안은 유행에 민감하고 라이프사이클이 짧은 제품과 관련된 경우가 많습니다.

둘째, 기술 난이도가 상대적으로 낮은 고안에 너무 장기간 독점권을 허용하면 자유로운 기술 경쟁과 산업 발전을 오히려 저해할 수 있기 때문입니다.

세 번째이자 가장 미묘한 차이는 진보성 판단 기준입니다.

특허법 제29조 제2항은 ‘공지된 발명으로부터 쉽게 발명할 수 있으면 특허 받을 수 없다’고 규정하고 있습니다.

반면 실용신안법 제4조 제2항은 ‘공지된 고안으로부터 극히 쉽게 고안할 수 있으면 등록 받을 수 없다’고 규정합니다.

즉 ‘극히 쉽게‘ 만들 수 있으면 특허도 안되고 실용 신안도 안되지만, ‘쉽게’ 만들 수 있으면 실용 신안은 되지만 특허는 안 된다는 논리입니다. 실용 신안이 특허보다 진보성 문턱이 낮다는 의미입니다.

그런데 솔직히 말씀드리면, ‘극히 쉽게‘와 ‘쉽게‘를 명확히 구분할 수 있는 기준은 사실상 없습니다.

실무에서는 특허와 실용신안의 심사기준 차이를 체감하기가 매우 어렵고, 지식재산처 심사관들도 거의 비슷한 잣대로 심사를 하는 느낌입니다.

굳이 실무적인 차이를 찾아본다면, 실용 신안 출원에서는 심사관이 1~2개의 선행문헌으로 거절 이유를 제시하는 경우가 대부분인 반면, 특허 출원에서는 3~4개의 선행문헌을 인용하여 거절하는 경우도 흔합니다.

즉, 2개 정도의 선행문헌을 단순 결합하여 만들 수 있는 수준이면 ‘극히 쉽게’ 고안한 것이고, 3개 이상을 결합해야 하는 수준이면 실용 신안 등록을 허용하는 경향이 있는 것 같습니다.

다만 이것은 개인적인 느낌일 뿐이고 공식적으로 확인된 내용은 아닙니다.

일본은 실용 신안을 실체심사 없이 기본요건과 방식요건을 중심으로 등록하는 제도를 운영하고 있으며, 존속기간은 출원일부터 10년입니다.

중국은 발명특허, 실용신안특허, 디자인특허를 구분하고 있고, 실용 신안은 제품의 형상·구조 또는 그 결합에 관한 실용적인 기술방안을 보호합니다. 중국 실용 신안은 소발명·개량발명을 빠르게 보호하는 제도로 활용되며, 보호기간은 10년으로 설명됩니다.

독일도 실용신안 제도를 두고 있으며, 전통적으로 방식심사 중심으로 빠르게 등록되는 제도로 알려져 있습니다.

실용 신안 출원을 하려는 분들께 조언들 드린다면,
실용 신안 등록이 될 수준이라면 특허 등록도 가능한 경우가 대부분이라는 것입니다.

따라서 처음부터 특허출원으로 진행하고, 만약 특허 등록이 어려울 경우 실용 신안으로 변경출원을 검토하는 것이 더 낫지 않을까 생각합니다.

존속기간이 20년인 특허권을 확보할 수 있는 가능성이 있다면, 처음부터 10년짜리 실용 신안으로 출발할 이유가 없기 때문입니다.

특허와 실용 신안은 보호 대상의 범위, 존속기간, 진보성 판단 기준이라는 세 가지 측면에서 차이가 있습니다. 다만 실무적으로는 그 차이가 생각보다 크지 않은 경우가 많으므로 전문가와 상담하여 자신의 기술에 가장 적합한 출원 전략을 선택하시길 권합니다.

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